PHILIP MORRIS PRODUCTS SA c/ BRITISH AMERICAN TOBACCO
BRANDS INC s/CESE DE OPOSICION AL REGISTRO DE MARCA
En Buenos Aires, a los 14 días del mes de abril de 2014, se reúnen en Acuerdo
los señores jueces de la Sala II de esta Cámara para dictar sentencia en los
autos del epígrafe. Conforme con el orden de sorteo efectuado, el doctor
RICARDO VÍCTOR GUARINONI dice:
I.- Philip Morris Products S.A. inició demanda contra British
American Tobacco (Brands) Inc. a fin de que se declare infundada la oposición
deducida contra el registro de la marca que solicitara bajo Acta N° 2.874.734,
para distinguir los productos de la clase 34.
Relató que la parte contraria se opuso alegando confusión con
varias marcas que posee en la misma clase 34 y que, dado que todas ellas
tienen como elemento nominal principal a la marca KOOL y que una de ellas
es la marca puramente denominativa KOOL, decidía efectuar el cotejo con la
marca KOOL.
Continuó su relato diciendo que al tomar conocimiento de las
oposiciones sus agentes de marcas iniciaron negociaciones con los agentes de
marcas del oponente para obtener un retiro amistoso de la oposición, y que ante
el fracaso de dichas gestiones citaron a la contraria a la mediación que exige la
ley, la cual también concluyó sin acuerdo y por tal motivo se vio obligada a
iniciar la presente acción.
Aseveró que se está en presencia de una oposición por la
oposición misma o bien porque se trata de un competidor al que hay que
ofrecerle batalla, pues no hay interés legítimo en ello, ya que considera que las
marcas son absolutamente inconfundibles.
Realizó un cotejo de las marcas en pugna, recordando que su
marca es “PHILIP MORRIS”, que se trata de un conjunto y que es
específicamente lo que se conoce como una marquilla.
1 Puntualizó que en dicho conjunto están PHILIP MORRIS,
FILTER BOX Y COOLMINTS, una combinación de colores y otros diseños y
que ésa es la marca, aunque hizo hincapié en que la verdadera marca en el
conjunto, la marca por la que se pide el producto es PHILIP MORRIS, pues
aseveró que a nadie se le ocurriría pedir el producto por FILTER BOX o por
COOLMINTS, ya que a lo sumo se podrá pedir PHILIP MORRIS mentolado,
razón por la cual concluyó que entre KOOL y PHILIP MORRIS no existe la
más mínima posibilidad de confusión.
Argumentó que la contraria seguramente intentará defender la
exclusividad sobre la fonética de KOOL y alegará confusión por la
coexistencia de COOLMINTS, lo cual significaría pretender un monopolio
sobre la palabra COOL y no sobre KOOL, asegurando que ello es imposible.
Continuando con esa línea argumental dijo que COOL es una
palabra del idioma inglés cuyo significado es “frío” o, si se quiere, “fresco” y
se usa con relación a cantidad de productos que tienen sabor a menta, por esa
sensación tan característica de frescura que dejan en la boca, agregando que al
escribir la palabra COOL en el buscador Google aparecen diversos productos
con respecto de los cuales se usa dicha denominación (acompaña una copia de
la página como Anexo A), destacando que se está en presencia de un elemento
de uso común que nadie puede monopolizar.
II.- A fs. 53/7 vta, contestó la demanda British American
Tobacco (Brands) Inc. negando todos y cada uno de los hechos argumentados
en el escrito de interposición de la demanda, que no fueren objeto de expreso
reconocimiento.
Recordó que utiliza la marca KOOL para identificar, desde su
lanzamiento, un cigarrillo mentolado, preguntando si tiene derecho Philip
Morris a diluir su marca incluyendo un término casi idéntico a la marquilla que
es de su propiedad.
Descartó el argumento de la actora referido a que la
verdadera marca por la que se pide el producto es Philip Morris, aseverando
que no es así e hizo referencia a diversas marcas de galletitas, destacando que
los consumidores las piden por sus denominaciones específicas y no por la
marca de la productora.
Asimismo desechó otro de los argumentos esgrimidos por la
accionante con relación a que COOL es un término de uso común, evocativo y

no monopolizable, para afirmar que en la clase donde se enmarca esta
contienda -la clase 34- no existía hasta el momento en que la contraria decidió
incorporar este vocablo a sus marcas, ninguna otra marca registrada que
incluyera la palabra COOL, por lo que concluyó que mal puede considerarse
como vocablo de uso común para identificar cigarrillos la palabra COOL.
Resaltó que la propia actora reconoce que el cigarrillo KOOL
se vende desde siempre y que se trata de un cigarrillo mentolado y que no
obstante ello elige el vocablo COOL para identificar sus cigarrillos mentolados,
agregándole la palabra “mint” para alejar cualquier duda sobre el carácter
mentolado de su producto y ubicando la denominación en forma destacada en
la marquilla, con lo cual ese vocablo se erige en una marca y no en un signo
meramente evocativo, tal como lo aduce la accionante, quien insiste en que la
verdadera marca es Philip Morris.
Concluyó en que la actora tiene derecho a registrar marcas
que evoquen el carácter mentolado de sus cigarrillos pero no de utilizar
vocablos confundibles con su marca.
III.- El señor Juez de primera instancia, en su
pronunciamiento de fs. 118/22, hace lugar a la demanda promovida por Philip
Morris Products S.A., declarando infundada la oposición deducida por British
American Tobaccco (Brands) Inc. contra la solicitud de registro de la marca
“PHILIP MORRIS FILTER BOX COOL MINT”, Acta N° 2.874.734, en la
clase 34 del nomenclador, con costas a cargo de la demandada.
IV.- La referida sentencia suscitó el recurso de la parte
demandada (fs. 123) la que expresó sus agravios a fs. 142/44, cuyo traslado
fuera contestado a fs. 148/53. Median, además, recursos que se vinculan con la
regulación de honorarios (fs. 123 y 132) los que serán tratados por el Tribunal
en conjunto a la finalización del presente Acuerdo.
V.- Los agravios pueden resumirse en los siguientes: a) el
señor Juez “a quo” no tuvo en cuenta que su parte negó que la actora tuviera
capacidad para solicitar y obtener el registro de la marca solicitada desde el
3punto de vista de la legitimidad, pues se trata de un vocablo con visibles
similitudes con su marca notoria, alejándose de lo dispuesto en el artículo 4° de
la Ley de Marcas; b) desprotegió su marca, aún cuando reconoció su
notoriedad; c) consideró que la marca “PHILIP MORRIS” es intensamente
utilizada, sin advertir que el componente “COOL MINT” es el que finalmente
queda como marca a los ojos del consumidor; d) el señor Juez de primera
instancia concluyó en que los aspectos relevantes de las marcas son distintos,
siendo por ello dable afirmar, según su parecer, que el consumidor habrá de
identificar al producto por el elemento que juega realmente como signo
marcario: “COOL MINT” y e) la sentencia prescindió del elemento clave que
es la palabra “COOL” para realizar una suerte de cotejo mecánico, aplicando el
mismo criterio al analizar la confundibilidad desde el punto de vista gráfico.
VI.- Aclaro, ante todo, que no obstante haber analizado todas
las pruebas de la causa y reflexionado sobre los diversos planteamientos de las
partes, sólo volcaré en este voto aquellos fundamentos que considero
“conducentes” para la correcta composición del diferendo. Me atengo, así, a la
Jurisprudencia de la Corte Suprema que ha juzgado correcta tal metodología
(confr. Fallos: 265:301; 278:271; 287:230; 294:466, entre muchos otros) y que
es criterio recibido, en orden a la selección y valoración de la prueba, por el
artículo 386, segunda parte, del Código Procesal).
VII.- Quiero recordar, en primer término, que se puede
entender la notoriedad de la marca como una cualidad o activo intangible de la
marca, basada en la capacidad del consumidor para recordarla o reconocerla a
nivel de sus signos externos. En la adquisición de esta capacidad intervienen la
percepción, el aprendizaje y la memoria, formando parte del denominado nivel
de respuesta cognitiva del consumidor, que representa el conjunto de
informaciones captadas por el individuo y almacenadas en su memoria de largo
plazo, es decir, su conocimiento. Tradicionalmente el estudio del concepto de
notoriedad de marca se ha desarrollado en el ámbito publicitario en el cual, más
que la notoriedad de la marca, ha interesado la llamada “notoriedad
publicitaria” y ello se debe a que es considerada como una medida básica de la
eficacia de la comunicación comercial (conf. esta Sala, doctr. de la causa
6293/01 del 15.3.13).
La notoriedad es un grado superior al que pocas marcas
llegan e implica dos elementos: el conocimiento masivo del signo, de modo tal

que todo el público sabe de él y no sólo el comprador perteneciente al mercado
relevante; y la asociación espontánea que hace la gente entre el signo y el
producto; claro está que existen matices, por lo que le incumbe al interesado
probar el nivel de difusión que tiene la marca a la que se le atribuye esa calidad
(conf. Sala III, doctr. de las causas 3871/98 del 13.5.04 y 4629/08 del 7.11.13 y
sus citas).
VIII.- Tengo para mí que la marca de cigarrillos mentolados
KOOL, si bien no reúne todas las cualidades propias de una marca notoria
-procedí a efectuar preguntas a diversas personas de mi entorno, las que se
mostraron dubitativas acerca de su existencia-, lo cierto es que su notoriedad ha
sido reconocida por la propia actora, quien en su escrito de inicio asevera: “…
el cigarrillo de la parte contraria, el que se vende desde siempre con la marca
KOOL, es un cigarrillo mentolado, es decir con sabor a menta.” (conf. dichos
de fs. 27 vta.), por lo que sólo resta admitir la notoriedad de ambos signos en
pugna.
IX.- Dicho lo que antecede, y luego de realizar un cotejo
entre ambas, sólo puedo concluir en que aún aplicando los principios de
interpretación más exigentes a fin de evitar la confusión tan temida por la
accionada, no logro advertir en la especie que el signo marcario cuyo registro
pretende la parte actora sea confundible con la marca “KOOL” cuya titularidad
ostenta la accionada.
En efecto, apreciadas las marcas en conjunto, sin artificiales
desmembraciones -y en forma sucesiva y no simultánea-, cáptase de inmediato,
sin el menor esfuerzo de atención, que no presentan semejanza alguna. Y esta
sensación no es antojadiza, pues quien las percibe aprehende de modo
espontáneo que ambos signos, leídos y repetidos por el común de la gente,
poseen una marcada diferencia: “PHILIP MORRIS FILTER BOX COOL
MINT” y “KOOL” no resultan confundibles, aún cuando “COOL” y “KOOL”
presenten la mismo fonética, pues es claro que el vocablo “COOL” en la marca
5que se pretende registrar se diluye inmediatamente en la marca “PHILIP
MORRIS” de reconocida fama mundial.
X.- No escapa a mi conocimiento que los conflictos
marcarios, tan estrechamente ligados a la vida de la industria, el comercio y los
servicios, deben ser resueltos con criterio realista, atendiendo a los verdaderos
intereses económicos y morales en juego y no reduciéndolos -salvo que no
quede otro remedio- a una mera confrontación teórica o abstracta de los signos
enfrentados. Así lo destacó la Corte Suprema (Fallos: 237:299) y esta Excma.
Cámara observa un enfoque similar, haciendo hincapié en la necesidad de
ponderar -para discernir una respuesta justa- las circunstancias adjetivas o
peculiares de la causa a la luz de los fines esenciales de la Ley de Marcas (ver:
Fallos: 272:290; 279: 150, etc.), pero esta circunstancia no me conduce a
afirmar que la actora intenta registrar una marca aprovechando el prestigio y la
difusión de otra marca anterior, propiedad de una empresa que comercializa los
mismos productos, ya que entiendo que las apreciaciones de la demandada al
respecto resultan absolutamente alejadas de la realidad.
Se trataría de un argumento falaz que no se condice con el
renombre y la reputación que se ha ganado Philip Morris Products S.A. a través
de los años, la que no necesita utilizar dichos medios espurios para el
lanzamiento de una nueva marca.
En fin, es por estas razones, y las expuestas por el señor Juez
“a quo”, que juzgo improcedente la oposición que ha planteado la demandada
al registro de la marca que pretende la actora.
Por ello, voto porque se confirme la sentencia apelada, con
costas de ambas instancias a cargo de la demandada, que ha resultado vencida
(art. 68 del Código Procesal).

Los doctores Alfredo Silverio Gusman y Graciela Medina por
razones análogas a las expuestas por el doctor Ricardo Víctor Guarinoni
adhieren a su voto.
En virtud del resultado que instruye el Acuerdo que antecede,
esta sala RESUELVE: confirmar la sentencia de fs. 118/22, con costas de
ambas instancias a cargo de la demandada (art. 68 del Código Procesal).