Poder Judicial de la Nación
SALA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL I
C. 6574/ 2012 -I- “Grupo Almar S.R.L. c/ Grupo Alimentario Carbiz S.R.L. s/
medidas cautelares”.
Juzgado Nº: 11
Secretaría Nº: 21
Buenos Aires, 14 de marzo de 2013.
Y VISTOS:
El recurso de apelación interpuesto en subsidio y fundado a fs.
524/526, contra la resolución de fs. 513/514, mantenida a fs. 537, y
CONSIDERANDO:
1. El señor juez denegó las medidas precautorias previstas en el art.
38 de la ley 22.362 solicitadas por la parte actora, por cuanto entendió que dicha
norma requiere inequívocamente para su aplicación que el peticionario sea el titular
de la marca registrada. A ello añadió que no es posible sostener que una marca de
hecho se encuentra amparada por la protección que brinda el artículo citado, cuando
se persigue el embargo de todos los productos que existan en el domicilio
denunciado, que en definitiva constituyen una competencia directa con los productos
del solicitante de la medida, máxime cuando se desconoce el derecho que podría
asistir a la demandada, circunstancia corroborada por la ausencia de una intimación
previa (cfr. fs. 513/514).
A fs. 524/526 la actora desistió del embargo de los productos en
presunta infracción y dedujo revocatoria con apelación en subsidio. Argumentó que
el inventario y el secuestro de un ejemplar de los productos idénticos al acompañado
como prueba no le generan daño a la contraria, mientras que tienen por objeto la
preservación de prueba para un eventual juicio posterior. Alegó el uso intenso,
pacífico y prolongado de su signo –PUDDINGS + diseño– acreditado con las
probanzas aportadas y la solicitud de registro en la clase 30, que lo hacen merecedor
de la tutela de las marcas de hecho. Manifestó que prefirió solicitar una medida
cautelar que al ser decretada inaudita parte, le permite preservar el material
probatorio para iniciar el reclamo por daños y perjuicios.
La revocatoria fue rechazada, con fundamento en que el desistimiento
del embargo no resultaba suficiente puesto que el delito marcario solo existe cuando
la marca infringida está registrada, a lo que se añade la posibilidad de preservar
prueba por otras vías (cfr. fs. 537).
2. En los términos en los cuales la cuestión ha quedado planteada, cabe
señalar que el principio recogido por el juzgador no es absoluto, habida cuenta de
que en situaciones excepcionales las "marcas de hecho", intensamente explotadas y
que a su amparo han formado una clientela, pueden merecer alguna tutela
jurisdiccional (cfr. esta Sala, causas 54653/95 del 27-6-96 y 4564/01 del 4-10-01;
Sala II, causas 8858 del 25-8-92, 296 del 27-10-92, 4343 del 27-8-93 y 6080/98 del
24-11-98). Lo contrario, importaría sumir al titular de una marca de las
características aludidas en un estado de desprotección frente al ilegítimo uso de la
misma marca por un tercero, para aprovechar el prestigio ajeno o desviar la clientela.
En tal sentido, la propia ley de marcas en su art. 4º dispone que "para
ejercer el derecho de oposición a su registro o a su uso, se requiere un interés
legítimo...del oponente". De donde se sigue que el titular de una marca "de hecho",
empleada con las características antes descriptas, tiene derecho a peticionar el cese
de uso de una marca similar o confundible, desde que el Tribunal, en numerosas
ocasiones, ha reconocido valor a la marca usada (cfr. esta Sala, doctr. causas 1980
del 16-10-87, 4979 del 5-2-88 y 54653/95 del 27-6-96, entre otras; Sala II, causa
4343 cit.; Otamendi, J., "Tratado de marcas", Bs. As., 1989, p. 13, punto 1.4), lo que
claramente significa que a su titular se le ha admitido la posesión de un "interés
legítimo", tal como lo exige la ley 22.362. Dicha solución que se desprende sin
esfuerzo interpretativo del precitado art. 4º, encuentra también apoyo en el principio
rector del art. 953 del Código Civil que veda los actos inmorales o contrarios a las
buenas costumbres (cfr. Sala II, causa 4343 cit.).
3. Desde esta perspectiva, a fin de examinar la verosimilitud del
derecho, cabe ponderar las facturas y remitos acompañados de las que surge la venta
de productos realizada por parte de la actora –entre los que se incluye a los budines–
a los supermercados Coto y Carrefour a partir de 2008 (cfr.fs. 61/301 y fs. 303/457,
respectivamente). También se deben tener en cuenta las declaraciones testimoniales
prestadas en los términos del art. 197 del Código Procesal ante escribano público,
por quienes se identifican como un Gerente de Compras de Coto CICSA y dos
distribuidores de productos alimenticios, que dan cuenta del uso del signo
“PUDDINGS +diseño” aplicado a budines que se comercializan desde hace cuanto
menos cinco años (cfr. fs. 465/472). Asimismo, de las actas notariales se desprende
la comercialización de un producto de similares características al de la actora con
una etiqueta con el vocablo “Puddings” elaborado por Grupo Alimentario Carbiz
SRL (cfr. fs. 480/492 y fs. 494/501 y productos reservados a fs. 514 que se tienen a
la vista).
En consecuencia, considerando la naturaleza de las medidas
solicitadas, corresponde revocar la resolución apelada y hacer lugar a las medidas
previstas en el art. 68, incisos b) y c) de la ley 22.362, bajo caución juratoria que
deberá ser prestada ante el señor juez, que resulta suficiente en atención a su alcance.
Por los fundamentos expuestos, el Tribunal RESUELVE: revocar la
resolución apelada en los términos que surgen del considerando 3 y remitir las
actuaciones a primera instancia a sus efectos.
Regístrese y devuélvase a primera instancia sin más trámite, donde se
deberá notificar a la peticionaria y proceder de conformidad con lo que aquí se
decide.
Ricardo V. Guarinoni - Francisco de las Carreras - María Susana Najurieta.